강화된 미국 특허청 상표 심사

미국 내 #브랜드 보호와 #아마존 과 같은 온라인 판매 플랫폼 활용을 위해 #미국 #상표 등록은 필수적이며, 그 수요는 꾸준히 늘고 있습니다.



하지만, 적지 않은 비용과 오랜 시간 끝에 #거절 통지서 를 받아 당소를 찾아오시거나, 거절된 사실 조차 모르고 당소로 문의를 주시는 셀러분들도 있어 안타까운 경우가 많습니다.



최근 급격히 늘어난 거절사유 중 하나는 미국 내 상표 사용 증거(Specimens for Use in Commerce) 부적합/불충분입니다. 다시 말해, 상표가 미국 내 #사용 되고 있다는 것을 증명하지 못한 경우라고 할 수 있습니다.

미국 상표법 상 #상표권 의 유효성은 현 시점에서 상표를 미국 내 사용하고 있는지 여부에 달려있습니다. 때문에 상표를 등록하거나 등록상표를 유지하기 위해서는 해당 상표가 미국 내에서 사용 중임을 입증해야 합니다.


미 특허청에 이를 증명하는 방법은 비교적 간소한데, 기본적으로 상표가 부착된 제품사진을 제출하는 것으로 증명이 가능합니다. 단, 여기서 제품은 미국 내 소비자가 구매하거나 이용할 수 있는 것으로 가정되며, 출원자는 해당 사실이 틀림 없음에 서약하게 됩니다.



하지만 지난 7월 미 특허청은 강화된 증명자료 심사규정을 발표하며, 조작되거나 허위로 만들어진 증명자료에 대처하겠다고 밝혔으며, 이후 증명자료 부적격 사유로 인한 거절사례가 급격히 증가하고 있습니다.

이러한 사유로 거절되는 경우 출원자는 추가자료를 제출함으로 재심을 요청할 수 있습니다. 최근 특허청은 거절통지서를 통해 재심을 위해 제출해야 하는 많은 양의 자료를 명시하고 있는데, 해당 자료는 미국 내 제품의 실제 유통 뿐만 아니라 출원자가 주장한 최초사용일을 증명할 수 있어야 합니다. 해당 자료를 제출할 수 없거나, 해당 자료가 불충분한 경우 출원은 최종 거절됩니다.

추가자료는 매우 까다로운 심사를 거치게 되며 이를 통과하지 못하는 경우 출원이 최종 거절됨으로, 사전 준비에 많은 시간과 노력이 필요하며, 대부분의 경우 추가비용이 발생합니다. 그리고 이러한 이유로 재심을 신청하지 않고, 상표를 포기하는 경우도 발생합니다.


하지만 더욱 안타까운 일은 실제 상표가 미국에서 사용되고 있음에도, 최초 출원 시 자료를 잘 준비하지 않아 부적격 판정을 경우가 발생하고 있다는 것입니다.


이러한 일을 방지하기 위해서는 출원 전 해당 자료가 미 특허청의 강화된 심사기준에 적합한지 반드시 점검해야 하며, 올바른 판단을 위해서는 상표 전문 변호사에게 검토를 의뢰하시는 것이 좋습니다.


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